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日本實用新型專利制度與發明專利制度的不同之處

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日本實用新型專利制度與發明專利制度的不同之處 標籤:實用新型 發明專利 專利制度 日本專利 日本企業

  日本2004年修訂的實用新型法已經於2005年4月1日生效(注1),為了便於對日本新修訂的實用新法的理解,筆者現將日本的發明專利制度與實用新型制度作一比較。在日本,“專利”這一概念僅限於發明,實用新型和外觀設計均不稱為專利。實用新型授權后,就叫實用新型權,並不叫專利權。而且,發明、實用新型和外觀設計是“三法”分立,實用新型法和外觀設計法中與專利法共性的地方采引用專利法的方法。下面是發明專利制度與實用新型制度的主要不同:

  一、關於實質審查

  日本實用新型在1993年以前和發明專利一樣,也是實行實質審查制度。1993年對實用新型法進行了修改,改為了非實質審查的、依職權製作技術檢索報告的登記制。實用新型申請不再進行實質審查,僅進行基本條件的審查、和形式要件的審查,而發明專利仍要進行實質審查。

  二、關於保護期限

  日本實用新型法修改前,實用新型權的保護期限是從申請日起6年,而發明專利權則從申請日起20年。在1993年以前,日本實用新型權的保護期限比較長,是從登記日(授權文本公告日)起10年,但最長不得超過申請日起15年。1993年修改實用新型法,由於取消了對實用新型的實質審查,實用新型權的法律穩定性受到影響,為了維護第三者的利益等原因,日本將實用新型的保護期限縮短為從申請日起6年。但1993年以後,日本實用新型申請量大幅下降,到2003年只有8100餘件,2004年則跌到7900多件。日本認為實用新型保護期限太短也是其中的一個原因,故在修改的實用新型法中,將實用新型權的期限延長為從申請日起10年,即和大多數國家對實用新型的保護期限相一致。

  三、關於保護的客體

  實用新型保護的客體要從日本實用新型法第1條和第2條的規定中推導出,日本實用新型法第1條規定“本法的目的是,保護和利用與物品的形狀、構造或物品結合相關的設計,鼓勵創作設計,從而促進產業的發展”。第2條規定“本法稱的設計,是利用自然法則進行的技術思想的創作”。因此,可以將日本實用新型保護的客體概括為:利用自然法則對物品的形狀、構造或者它們的結合作出的技術思想的創作。用我們通俗的說法就是,只保護產品而不保護方法。而且保護的產品還應當是第三人從外部能判斷其形狀、構造或兩者的結合的產品。發明專利保護的客體規定在專利法第2條“本法所稱的發明,是指利用自然規律所進行的具有一定高度的技術性創造”(注2)。用我們通俗的話來講,就是既保護產品,也保護方法。日本在修訂實用新型法徵求意見時,曾有人提出擴大實用新型的保護範圍,但最終沒有被採納(注3),修改的實用新型法的保護範圍與以前的規定沒有變化。

  四、關於創造性的標準

  實用新型創造性的標準在法律條款的表述上與發明專利是有區別的,該標準規定在實用新型法第3條“實用新型註冊申請前,擁有該設計所屬技術領域中的一般知識者,基於前款各項記載的設計可以非常輕易(very easily)得出設計時,對該設計,不能進行實用新型註冊”(注4)。即實用新型的創造性標準在於所述設計是否能“非常輕易”作出。如果能“非常輕易”作出,則沒有創造性,如果不能“非常輕易”作出,則具有創造性。發明專利的創造性標準規定在專利法第29條“專利申請前,具有該發明所屬技術領域一般知識者,基於前款各項中所列的發明,已經能夠輕易(easily)得出發明時,不受同款規定所限,此發明不能取得專利”。即發明專利創造性標準在於所述發明是否能“輕易”作出。如果能“輕易”作出,則沒能創造性,如果不能 “輕易”作出,則具有創造性。雖然從邏輯上講,能“輕易”作出,但不是“非常輕易”時,該技術雖然不符合發明專利的創造性標準,但符合實用新型的創造性標準。但在實際操作中區別“輕易”與“非常輕易”並不是一件“輕易”的事。我國區別發明專利與實用新型專利的創造性標準同樣也是一件困難的事情。

  五、關於審查請求

  日本從1993年修改實用新型法后,對實用新型取消了實質審查制度,所以,實用新型不存在“審查請求”問題。由於發明專利存在實質審查程序,而日本也是採取請求審查制。故必須提出審查請求方能啟動實質審查程序。日本在2001年10月以前,發明專利申請請求實質審查的期限是從申請日起7年(注5),但在2001年10月以後,一直到現在,改為從申請日起3年。如果在3年內沒有提出實質審查請求,該申請將被視為撤回。2003年,日本對專利法進行了修改,規定了提出實質審查請求后,撤回申請時的退費制度。即提出實質審查請求后,申請人如果“後悔”了,可以在等待實質審查時撤回或者放棄該申請,日本專利局將退回一半實質審查請求費(注6)。其目的在於減少實質審查的數量,使有限的審查資源用在高質量的發明創造中。我國進入實審程序后,在等待實審期間,申請人撤回或放棄申請,目前並不退還部分審查費。

  六、關於檢索報告制度

  實用新型由於不進行實質審查,故採取了檢索報告制度。日本的實用新型檢索報告(技術評價書)並不是行政決定,不能對其提起行政不服申訴或訴訟。在日本,檢索報告是由專利局審查員作出的。根據日本實用新型法第13條的規定,作出檢索報告這一事實要在實用新型公報上進行公告。提出實用新型檢索報告請求的人可以是任何人。並且,檢索報告請求可以在實用新型申請階段提出。實用新型權人或者獨佔實施權人在指控他人侵權前,必須向被控侵權人出具檢索報告。如果檢索出能破壞新穎性或創造性的現有技術,而實用新型權人仍指控他人侵權的,在該實用新型權被無效后,實用新型權人要賠償對方因此而受到的損失。我國請求檢索報告的主體僅限於專利權人,提出檢索報告請求的時間必須是授權后,專利權人依要求出具檢索報告的時間也遲於日本,即在侵權訴訟提起以後。已有不少人建議我國提出檢索報告請求的人擴大到任何人,亦應在指控他人侵權時必須向他人出具檢索報告,亦有建議在提出實用新型申請時就可以提出檢索報告請求。筆者認為,在實用新型檢索報告的問題上,日本的許多作法值得我國借鑒。另外,在我國,如果實用新型專利權人對檢索報告有異議(包括由檢索部門再次複查后),實踐中可以找第三人提起無效程序,以檢索出的對比文獻作為無效的理由,如果沒有被無效掉或者僅僅是部分被無效掉,則權利人仍可以行使權利。從制度上講,在日本也應當可以進行這樣的“判定”程序。

  七、關於申訴制度

  所謂申訴,是指進入日本專利局審判部(相當於我國的專利複審委員會)審理的程序。概括來講,實用新型只有一次進入審判部審理的機會,即只有無效程序。而發明專利則有三次進入審判部審理的機會,即駁回后的複審、訂正的複審和無效程序(無效的複審)。在日本,駁回分為兩種情況,一種是初審中的駁回,或者被稱為 “手續的駁回”。該“處分”是以“特許廳長官”的名義作出的。對初審中以“特許廳長官”名義作出的駁回決定,無論是發明專利申請,或者還是實用新型申請,申請人不服的,均不能向日本專利局審判部提出複審(注7),而只能依日本行政不服審查法(相當於我國行政複議法)向“特許廳長官”提出“行政不服異議”(行政複議),不服複議決定的,可以向東京地方法院起訴(而不是東京高等法院,複議並未作為一個審級)。但未經複議的案件不得起訴,即日本實行複議前置程序(注8)。而只有申請進入實質審查程序后,對審查員作出駁回決定不服的,方可以向審判部提出複審。因此,由於1993年修改實用新型法前,實用新型實行實質審查制度,故存在對實審駁回決定不服而提出複審的程序。但在1993年以後,取消了實用新型的實質審查制度,故對於實用新型來講,只存在要件審查和形式審查,不符合規定的,作出“手續上的駁回”,對駁回不服的,不能向審判部提出複審,而只能提出行政不服(行政複議)。發明專利申請仍需實質審查,故對審查員作出的駁回決定,可以提出複審。另外,根據日本專利法的規定,發明專利申請在授權后,除了在無效程序中可以對專利文件進行修改外,專利權人還可以向專利局審判部提出單獨的“訂正的複審”,該程序是專利權人與專利局雙方的程序。專利權人可以借該程序對專利文件進行訂正(修改),第三人認為訂正超出範圍的,還可以對該訂正提出無效程序。所以,實用新型只有一次機會進入審判部的申訴程序,而發明專利有三次機會。我國發明專利申請人和實用新型申請人在初審中被駁回,均可以提出複審,對發明專利申請的實審駁回,當然也可以提出複審,對發明和實用新型亦均存在無效程序。而我國沒有“訂正的複審”程序,故在我國,發明只比實用新型多一個進入複審委員會的申訴機會,即不服實質審查駁回的複審。參考日本的作法,我國三種專利初審駁回后是否能象日本一樣不進入複審,而進入複議,進而節約複審的技術審查資源和程序,筆者認為也是值得研究的。因為初審駁回的大多為程序上的、法律上的問題,即使涉及到一些技術問題,一般也是較為明顯的不需要技術專家就能判斷的問題。

  八、關於登記或授權後文件的修改

  實用新型權在登記后,實用新型權利人可以在任何時間對權利要求進行修改,但這種修改僅限於刪除權利要求一種形式,甚至在實用新型權終止后均可進行。由於僅限於刪除權利要求,故這種形式的修改不可能超出原保護範圍,故對這種修改不存在提出無效的問題。當然,修改後的文本仍要再行公告。現行日本實用新型法如此規定主要是考慮到實用新型不進行實質審查,其法律穩定性較差,為了減少第三人對保護範圍的監測負擔,不允許其他形式對權利要求的修改。但新修改的日本實用新型法改變了這一規定,將實用新型權的修改範圍和發明專利權的修改範圍統一和一致起來。主要也是考慮到實用新型由於有檢索報告制度的制約,實踐證明實用新型是一種“自負其責”的制度,可以放寬對修改的限制。當然,如果放寬了修改的限制,將可能出現修改超出範圍的情況,故新實用新型法規定了修改超範圍的,可以作為無效理由被提起無效程序。如前一節所述,發明專利在授權后,專利權人可以主動啟動“訂正的複審”程序,對專利文件進行修改。修改允許的範圍是:一是縮小權利要求(包括刪除權利要求);二是訂正誤記或誤譯;三是解釋不明確的記載。但是,該種訂正不得實質性的擴大或變更權利要求的保護範圍。是否准許修改由審判部作出決定,對不同意修改的決定,專利權人可以向東京高等法院起訴,日本專利局為被告人。經修改的文本還要進行公告,第三人如果認為修改超出規定的範圍,則可以作為無效理由提出無效程序。新實用新型法雖然擴大了實用新型授權后的修改範圍,但仍未允許實用新型進入上述發明專利的“訂正的複審”程序。並且規定對授權的實用新型只允許修改一次,或者是在技術檢索報告作出后的一定期限內,或者是在無效申訴請求提出后的一定期限內,以先到的日期為準,而刪除權利要求仍沒有任何時間和次數的限制。在我國,授權后實用新型和發明的修改均只能在無效程序中進行,沒有專門的修改程序。在無效程序中,對實用新型和發明的修改均不限於刪除權利要求一種方式,但不得擴大保護範圍。

  九、關於權利無效后賠償責任的承擔

  實用新型權人在對他人提出侵權指控前,必須要向被控侵權人出具檢索報告。如果該檢索報告中已經檢索出能破壞新穎性或者創造性的現有技術,但實用新型權人仍以該實用新型權指控他人侵權(權利人具有過失時)。在該實用新型權被無效后,實用新型權人要向被控侵權人賠償因此而造成的損失。這是由於實用新型權沒有進行實質性審查,而實用新型制度是建立在“自負其責”的基礎之上的制度,為防止實用新型權人濫用權利而採取的一項措施,該項措施在修改的新的實用新型法中仍予以了維持和肯定。發明專利權人在該問題上則不同,即使發明專利權被無效后,發明專利權人並不賠償被控侵權人因此所造成的損失。因為發明專利權是專利局經過實質審查后才授予的權利,只是由於新穎性的檢索不可能周延,而創造性的判斷亦是高度開放性的動態性標準,對該標準判斷的“差錯”不僅專利局不承擔責任,專利權人更不應承擔責任。專利權本身是一種推定有效的財產權,是可以在出現破壞新穎性或者創造性的對比文獻的情況下被無效掉的。這時的無效,於專利權人是沒有過錯的。故專利權人不必承擔被控侵權人的相關損失。我國沒有規定權利無效后的賠償問題,因此,也沒有規定實用新型與發明專利在該問題上的區別。

  十、關於侵權中舉證責任的分配

  一般的民事侵權均要求侵權人要有過錯方才承擔賠償責任,即在主觀歸責上採過錯責任原則。那麼,由誰來證明侵權人是否具有過錯呢?按一般舉證責任的分配規則來講,應當是誰主張誰證明,這是包括我國和日本等大陸法系國家均採取的標準。即在一般的民事侵權中,要由原告人(被侵權人)承擔證明被告人(侵權人)具有過錯的責任,如果不能證明對方有過錯,則對方不承擔侵權責任(判斷自然人或法人的過錯,各國的標準並不一定相同)。但專利權、實用新型權是一種無形財產權,如果在侵權訴訟中,要求專利權人或者實用新型權人承擔證明侵權人是否具過錯的責任,對專利權人或者實用新型權人來講往往是很困難的(證明無形財產侵權人的過錯,要比證明有形財產侵權人的過錯困難得多)。為了有效保護專利權,日本專利法第103條規定“已侵害他人的專利權或者獨佔實施權者,就其侵害行為,推定為有過失”,對舉證責任作了轉移的規定。即在發生專利侵權時,不是由專利權人證明被控侵權人是否具有過錯,而是反過來要由被控侵權人證明自己沒有過錯,如果不能證明自己沒有過錯,就推定為具有過錯,就要承擔侵權賠償責任(而被控侵權人證明自己沒有過錯往往是非常困難的)。這一承擔責任的原則或方式,在法律上叫“推定過錯”。但是,日本實用新型法並沒有採取專利法上規定的這一制度,而是對實用新型的侵權判斷,仍採用一般民事侵權所適用的“誰主張、誰證明”的原則、這樣,顯然加重了實用新型權利人指控他人侵權的證明責任,對實用新型權利人行使權利是一個相當嚴格的限制。日本之所以這樣規定,仍是考慮到實用新型並未進行實質性審查,其權利的穩定性較差,為了保護公眾的利益,防止實用新型權利人濫用權利。這一制度在修改的實用新型法中仍予以了維持或堅持。由於我國對專利侵權的歸責問題沒有明確的規定,或者說規定的比較模糊,所以,不存在發明專利侵權和實用新型侵權在歸責問題上的區別。

  十一、關於中止侵權訴訟程序的條件

  當專利權人或者實用新型權利人指控他人侵權,往往要伴隨被控侵權人提出專利權或者實用新型權無效的程序,而由於大陸法系國家處理侵權問題和處理專利權是否有效的問題是由不同的部門來處理。所以,存在提出無效程序后,侵權訴訟程序是否中止的問題。日本實用新型權侵權訴訟中,被控侵權人“反訴”實用新型權無效后,侵權訴訟一般情況下均要中止,除非法官認為明顯不必要(注9),即該中止可以概括為依請求進行的中止。而發明專利侵權訴訟只有在必要時才中止,即該中止可以概括為法官依職權決定的中止(注10)。比較起來,侵權訴訟反訴無效時實用新型中止程序的啟動要比發明專利容易。原因在於實用新型權沒有進行實質審查,沒有發明專利權在法律上穩定。故在中止程序上也存在着標準上的差別。在侵權訴訟引起的反訴無效而中止的問題上,我國的作法與日本的作法大體相同,即也規定了對於發明專利的中止條件要嚴,對於實用新型侵權訴訟的中止條件要寬。

  十二、關於兩種權利的轉換

  提出發明專利申請后,授權前,能否將該發明專利申請轉換為實用新型申請。或者在提出實用新型申請后,能否將該實用新型申請轉換為發明專利申請,即是兩種權利的轉換問題。根據日本專利法第46條的規定,實用新型申請人可以自申請日起3年內,將其實用新型申請轉換為發明專利申請。轉換為發明專利申請后,原實用新型申請視為撤銷。而根據日本實用新型法第10條的規定,在發明專利申請日起5年零6個月的期限內,發明專利申請人可以將其申請轉換為實用新型申請。或者在收到最初的拒絕決定之日起30天內,可以將其申請轉換為實用新型申請。轉換為實用新型申請后,原發明專利申請視為撤銷。上述規定對發明專利申請轉換為實用新型申請來講是有利的,但對實用新型申請來講則該規定流於形式。雖然發明專利申請實質審查請求的期限是從申請日起3年,理論上講,實用新型申請人在此期間均可以轉換為發明專利申請。但由於實用新型不進行實質審查,實用新型從申請日到登記日的平均時間是5個月,而且還將進一步縮短,故事實上實用新型申請人只有5個月的時間可以考慮是否將申請轉換為發明專利申請。考慮到該期限太短,日本此次實用新型法的修改規定了實用新型在登記后也可以進行轉換的制度,但規定了許多限制。僅僅可以實現轉換,而不能實現權利的“銜接”,即不允許某一技術先由授權后的實用新型權進行保護,等發明專利授權后,該實用新型權再放棄。這些限制是:1、提出轉換為發明專利的申請時,原實用新型權將被放棄。這樣規定是考慮到幾個原因,一是防止重複授權;二是避免程序上的交叉和複雜化;三是為了避免審查員的重複檢索;四是為了避免增加第三人對權利的監測負擔。2、轉換申請必須在實用新型登記后、且從實用新型申請日起三年內提出。如此規定的原因在於,目前實用新型從申請日到登記日的周期大約為5個月,而發明專利申請提出實質審查的期限為申請日起3年。為了和發明專利申請實質審查的期限相銜接,規定了從實用新型申請日起3年內可以提出轉換請求。3、在提出轉換申請后,權利人不得再提出實用新型檢索報告請求,這樣規定主要是為了防止專利局審查員進行檢索上的重複勞動。4、如果有第三人提出技術檢索報告請求,實用新型權利人可以在該請求提出的一定期限內,提出將該實用新型權轉換為發明專利申請,而一旦提出這樣的轉換請求,實用新型檢索報告將不再製作,這樣規定同樣是考慮到避免重複檢索的需要。5、在針對實用新型權提出無效申訴的情況下,在無效申訴請求提出后的特定期限內,實用新型權人可以提出轉換申請。實用新型授權后,無論實用新型權利人是否行使其權利,均面臨著第三人提出無效申訴的可能。如果第三人針對該實用新型提出無效申訴,根據該規定,此時實用新型權人面臨兩種選擇,或者決定將該實用新型權轉換為發明專利申請,而一旦在規定的期限內提出這樣的轉換請求,由於實用新型權被放棄,無效程序將不進行。或者堅持自己的實用新型權,將無效程序進行下去。那麼,實用新型權將喪失轉換為發明專利申請的可能。6、轉換的發明專利申請,可以在實用新型的說明書、權利要求書和附圖的範圍內進行。該規定意味着實用新型權轉換為發明專利申請並不受實用新型權利要求範圍的限制。也意味着,轉換的發明專利申請可能是產品發明,也可能是方法發明。當然,同時放棄的原實用新型權只能是產品發明。7、轉換為發明專利申請后,允許分案。8、轉換為發明專利申請后,不允許再轉換為實用新型,也不允許其分案申請再轉換為實用新型。目前在我國的制度中,發明與實用新型的互相轉換,只能利用優先權制度來進行,並沒有專門的轉換制度,包括授權前和授權后。

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